La proteccin de la propiedad intelectual en los contratos con contratistas extranjeros del sector de defensa 3s4k16

Como es generalmente conocido, la propiedad intelectual (en adelante, IP-Intellectual Property) se refiere al conjunto de derechos que posee una persona fsica o jurdica sobre creaciones originales literarias, artsticas o cientficas. Estos derechos permiten a los autores o titulares de una obra controlar y beneficiarse de su uso.

En la era digital, la innovacin y la propiedad intelectual son activos cruciales para el xito empresarial. Estos activos constituyen el resultado de la creatividad y la innovacin de la empresa y a menudo representan un valor significativo.

En trminos generales, la IP se divide en dos categoras: industrial y derecho de autor. La IP industrial incluye patentes, marcas, diseos industriales y secretos comerciales. El derecho de autor cubre las obras literarias y artsticas.

La proteccin de la IP es fundamental para fomentar la innovacin. Una empresa que posea derechos de IP tendr una mayor ventaja competitiva y proteccin jurdica contra las falsificaciones. Esa proteccin jurdica es fundamental, sobre todo, para las empresas que desean comenzar a exportar a nuevos mercados. Adems, las empresas con derechos de IP pueden conceder licencias o vender sus derechos de IP, lo que reduce los riesgos operativos y facilita el intercambio de conocimientos en un entorno de innovacin abierta.

Al plantearse acceder a mercados internacionales como parte de la cadena de suministro de empresas extranjeras del sector de defensa, especialmente en el caso de las PYME, es preciso que stas examinen su modelo de negocio, sus productos y servicios para formular un plan, prever el crecimiento futuro y elaborar una estrategia de IP, que contemple las siguientes decisiones:

• qu activos intangibles pueden ser protegidos por derechos de IP;
• crear una cartera de IP si ya tienen derechos registrados;
• cmo planificar su estrategia de futuro.

Aunque en todos los contratos internacionales la proteccin de la IP es un elemento esencial, en los contratos con empresas extranjeras de defensa, es especialmente crtica debido a la naturaleza innovadora y tecnolgica de muchos proyectos en este mbito. En estos contratos existe una dificultad aadida, adems del sometimiento a la jurisdiccin extranjera, que consiste en las restricciones que pudiera imponer el gobierno extranjero en relacin con el material de defensa.

Algunas definiciones relevantes 4bt4z

Las definiciones son esenciales en el anlisis de los derechos de IP para entender claramente los trminos y conceptos utilizados, lo que es crucial para interpretar correctamente las leyes y regulaciones. Adems, las definiciones proporcionan un lenguaje comn que permite a las personas de diferentes disciplinas, industrias o pases comunicarse de manera efectiva sobre estos temas.

Por otra parte, ayudan a determinar quin tiene qu derechos y obligaciones en relacin con una obra o invencin, as como a la evaluacin de si una obra o invencin puede ser protegida por la IP, y qu tipo de proteccin es la ms adecuada. Finalmente. en caso de litigios sobre la IP, las definiciones pueden ayudar a resolver disputas al proporcionar un marco claro para la interpretacin de los derechos y obligaciones de las partes. Las definiciones ms relevantes son las siguientes:

• Informacin: La informacin puede referirse a cualquier dato o conocimiento que se haya creado o descubierto y que tenga valor. Esto puede incluir, pero no se limita a, obras literarias, composiciones musicales, invenciones, diseos, smbolos, nombres e imgenes utilizados en el comercio.
• Informacin existente (background): Estas es la informacin o conocimiento preexistente que se utiliza en el desarrollo de una nueva creacin, invencin o diseo. Esta informacin puede incluir datos, investigaciones, diseos, prototipos, algoritmos, software, mtodos de fabricacin, y cualquier otro tipo de informacin que pueda ser relevante para el desarrollo de la nueva IP.

La informacin existente es importante en la IP porque puede influir en la elegibilidad de una nueva creacin para la proteccin de la IP. Adems, la informacin existente puede ser propiedad de otra persona o entidad. En este caso, el uso de dicha informacin puede requerir el permiso del propietario de la IP, y el pago de derechos de licencia.

• Informacin generada en la ejecucin del contrato (foreground): Esta informacin se refiere a cualquier conocimiento, informacin, datos, resultados, invenciones, diseos, algoritmos, software, mtodos de fabricacin, y cualquier otro tipo de informacin que se haya creado, descubierto o generado como resultado directo de las actividades realizadas durante la ejecucin de un contrato.

La propiedad de la informacin generada puede ser un tema esencial en los contratos de investigacin y desarrollo, colaboracin, licencia y otros tipos de contratos que implican la creacin de nueva IP. Los trminos del contrato suelen especificar quin posee los derechos sobre esta informacin y cmo se pueden utilizar y compartir estos derechos.

Unidad Mistral del Ejrcito de Tierra (Estado Mayor de la Defensa)

La gestin contractual de la propiedad intelectual (IP) 4s39l

Dada la criticidad de este tema, presentamos a continuacin algunos elementos clave que deben contener los correspondientes contratos:

• Identificacin y Clasificacin de Propiedad Intelectual. El contrato debe especificar claramente qu activos se considerarn IP y cmo se clasificarn (patentes, derechos de autor, secretos comerciales y otros).
• Transferencia de Derechos. El contrato debe establecer claramente si la IP desarrollada durante la ejecucin del contrato se transferir al gobierno extranjero o si el contratista retendr ciertos derechos.
• Licencias y Uso. Si la IP se retiene, el contrato debe detallar las licencias otorgadas al gobierno extranjero para el uso, modificacin, reproduccin y distribucin de dicha IP.
• Derechos de y Auditora. El gobierno extranjero puede requerir derechos de y auditora para verificar el cumplimiento del contrato en relacin con la IP.
• Proteccin de la Informacin Confidencial. Adems de la IP, los contratos deben abordar la proteccin de informacin confidencial relacionada con la seguridad y la defensa.
• Marcas y Marcas Registradas. Si se utilizan marcas en el contexto de contratos de defensa, es fundamental definir cmo se gestionarn y protegern esas marcas.
• Resolucin de Disputas. El contrato debe establecer los mecanismos para resolver disputas relacionadas con la IP, ya sea a travs de arbitraje, mediacin o tribunales especficos.
• Cumplimiento de Normativas de Exportacin. Dado que los contratos de defensa a menudo involucran tecnologas sensibles, es esencial cumplir con las normativas de exportacin para proteger la IP y garantizar el cumplimiento legal.
• Registro y Notificacin de Cambios. Las partes deben acordar procedimientos para el registro y la notificacin de cambios significativos en la IP durante la ejecucin del contrato.
• Duracin de los Derechos. Se debe especificar la duracin de los derechos de IP y cualquier disposicin para la renovacin o extensin.

La aplicacin y proteccin efectiva de la IP a menudo requiere la asesora de abogados especializados en IP.

Riesgos y desafos en los contratos con empresas estadounidenses 1hk6v

La gestin de la IP implica ciertos riesgos y desafos que deben ser considerados cuidadosamente. A continuacin, se presentan los principales riesgos comunes asociados con las clusulas de propiedad intelectual en dichos contratos con empresas de defensa extranjeras:

• Transferencia Irrestricta de Derechos: Algunos contratos pueden contener clusulas que otorgan a la otra parte (BUYER) una transferencia irrestricta de derechos sobre la IP desarrollada durante la ejecucin del contrato. Esto puede ser muy arriesgado si la empresa (SELLER) cede derechos crticos sin una compensacin adecuada. A continuacin, se ofrecen algunos ejemplos observados:

Clusula de Cesin Irrevocable

"El SELLER por la presente cede de forma irrevocable y perpetua todos los derechos, ttulos e intereses, incluyendo, pero no limitado a, derechos de autor, patentes, marcas y secretos comerciales, relacionados con la IP creada o desarrollada en el curso de la ejecucin de este contrato a favor del BUYER."

Clusula de Transferencia Total de Derechos

"El SELLER transfiere de manera total y sin restricciones todos los derechos de IP, conocimientos tcnicos y cualquier otro derecho similar, derivado de los resultados y trabajos realizados bajo este contrato, al BUYER, quien tendr la propiedad exclusiva y perpetua de dichos derechos."

Clusula de Cesin Universal

"Con la aceptacin de los entregables bajo este contrato, el SELLER concede una cesin universal e irrevocable de todos los derechos de IP asociados con dichos entregables al BUYER, sin restricciones territoriales o temporales."

Clusula de Transferencia de Derechos para Fines Comerciales

"El SELLER transfiere de manera exclusiva y con carcter irrestricto todos los derechos de IP generados en el curso de este contrato al BUYER, quien podr utilizar dicha IP con fines comerciales, de marketing y cualquier otro propsito que considere apropiado."

• Alcance Ambiguo de las Licencias: La falta de claridad puede dar lugar a disputas sobre la extensin de los derechos de la IP. Un ejemplo sera la siguiente clusula: El Licenciatario tiene derecho a utilizar la IP para el desarrollo de productos y servicios, en la que no se especifica claramente qu tipo de productos y servicios.
• Conflictos con una IP Preexistente (Backgound): Si una de las partes aporta IP preexistente (background) al contrato, es fundamental abordar de manera clara cmo se gestionarn esos derechos en relacin con la IP creada durante la ejecucin del contrato (foreground).

Como ejemplo, pudiera pensarse en una empresa A que, para desarrollar un software para la empresa B, utiliza un algoritmo desarrollado previamente para otra empresa C. Este algoritmo es IP preexistente (background) de la empresa A. La empresa C pudiera plantear un conflicto alegando que la Empresa A ha infringido sus derechos de IP al reutilizar el algoritmo sin su permiso.

• Proteccin de Informacin Confidencial: La IP a menudo se asocia con informacin confidencial. Las clusulas de IP deben redactarse conjuntamente con las disposiciones de confidencialidad para garantizar una proteccin adecuada de la informacin sensible. Un ejemplo de esta proteccin lo constituyen acuerdos de confidencialidad (Non Disclosure Agreement NDA), que estipulan qu informacin no se puede revelar a terceros, ni utilizar para ningn propsito fuera del alcance definido en el NDA. Adems, el NDA especifica las consecuencias de la violacin del acuerdo, que pueden incluir daos y perjuicios, y posiblemente acciones legales.
• Cumplimiento con Leyes de Exportacin: Si la IP implica tecnologas o informacin sujetas a leyes de exportacin, por ejemplo, material de defensa o de doble uso, es crucial asegurar el cumplimiento con estas normativas para evitar sanciones legales.
• Desarrollo Conjunto de IP: En esta situacin, es esencial definir claramente los derechos de cada parte sobre la IP resultante (foreground) y cualquier obligacin de compartir beneficios o derechos de licencia.

Como ejemplo, se podra considerar que cada empresa conservar la propiedad de su IP preexistente; la propiedad de la nueva IP generada durante el proyecto se compartir entre las dos empresas y ambas tienen derecho a usarla; cada empresa otorgar a la otra una licencia para utilizar su IP preexistente en el contexto del proyecto; ambas empresas acuerdan mantener la confidencialidad de la IP compartida durante el proyecto y no utilizarla para ningn otro propsito sin el consentimiento de la otra empresa, y; finalmente: si una empresa infringe los derechos de IP de la otra, la empresa infractora ser responsable de cualquier dao resultante.

• Cambios en la Legislacin: Los cambios en las leyes de IP o en la normativa comercial pueden afectar la validez y la aplicacin de las clusulas contractuales. La flexibilidad para adaptarse a cambios legales resulta en este sentido esencial.
• Resolucin de Disputas Internacionales: La resolucin de disputas relacionadas con IP puede ser muy compleja, por lo que determinar la jurisdiccin y el mtodo de resolucin es crucial.

Desde Mariscal Abogados siempre recomendamos, para mitigar estos riesgos, contar con la asesora de profesionales legales especializados en propiedad intelectual y contratos internacionales. Adems, ambas partes deben negociar de manera transparente y equitativa para garantizar un acuerdo justo y equilibrado en trminos de propiedad intelectual. (Alberto lvarez, abogado, director del rea de Aeroespacial y Defensa de Mariscal Abogados)